【美国专利实用课堂】专利诉讼的流程及关键节点

（一）诉前调查

在提起诉讼之前，原告（专利权人）或其律师需对被告是否侵犯其有效专利进行调查，同时也可调查和保存是否存在故意侵权的证据。若发现潜在侵权，可发出警告信；被告可基于警告进行磋商，并保留相关证据。若被告确认侵权，可与原告协商获得许可或积极应诉。

（二）起诉状

原告向有管辖权的地区法院提交起诉状是专利民事诉讼的开始。起诉状主要信息包括专利权持有人、被控侵权人以及被侵犯专利的基本信息；同时也需包含具体的侵权行为，例如被告制造或者销售了某种具体的产品，产品中具体的侵权部件。诉讼请求也是起诉状的重要组成部分，具体的诉讼请求包括禁售、禁止出口及赔偿等。

（三）诉状答复

被告在收到原告的诉状后，须在 21 天内作出回应，在实务中，该截止日期会因双方协商而延长。被告针对原告的诉状通常有三种处理方式：

1）提交答辩状

答辩状主要是对原告指控的回应，逐条承认或否认。除了对指控的回应外，被告还需处理原告的救济请求，同时提出积极的抗辩陈述（如专利无效等），并承担举证责任，提供证据。类似于诉状，答辩状的目的是说明抗辩性质，不需详尽提供支持证据。

在美国的专利无效既可以在诉讼中提起，由法院判断专利是否有效；也可以在美国专利商标局提起授权后程序，最常见的授权后程序是多方复审（Inter Parte Review，IPR）。被告可在被送达专利侵权诉状后的一年内递交启动IPR的申请。也可以在启动任何法律诉讼之前，先发制人地提交此类申请。

2）提出撤销动议

被告可提出撤销动议，使法院无需考虑原告证据，直接驳回诉状。原因包括：①管辖权异议，即法院无管辖权；②诉讼主体不适格，原告非专利权人，无资格提起诉讼；③专利无效，如已过期；④起诉状描述事实极不可信。

若被告在期限内提出了撤销动议，法庭未作出关于“撤销动议”的裁决前，被告无需提交答辩状；若法院驳回了“撤销动议”，被告还需要在 14 天内提交答辩状。

3）反诉

被告在答辩状中有权向法庭就对原告所提的诉讼请求提出反诉。该反诉实质上等同于被告对原告提起一个新的诉讼。因此，在诉讼程序中，被告同时被视为“反诉的原告”。同样的，原告（反诉的被告）有 21 天的时间来回应被告提出的反诉。被告常通过反诉的方式包括主张其并未侵犯原告专利权或提出专利无效请求。少数情况下，被告也会主张原告侵犯了自身专利的反诉等。

（四）首次审前会议

被告收到诉状后，法官会与双方律师组织“首次审前会议”，又称作案件管理会议或时间安排会议。法官对于该会议的安排具备较强的自由裁量权，可以决定是否举行以及具体的举行时间，通常来说，法院一般会在被告应诉的 90 天内进行此次会议。会议的主要内容包括时间安排，搜证程序（又称“证据开示”，即 Discovery）的限制等事项，从而缩小双方争议的范围。

通常来说，法官也会在该阶段试探使双方进行和解的可能性，并提供一名调解人，在一些地区法院的流程中，调解环节甚至是必须的环节。

（五）搜证程序

该程序是审前一个非常重要的程序，其目的是由双方提交证据，以使案情清晰，从而有利于案情的后期审理。该环节的开启时间通常由“首次审前会议”中确定，具体周期取决于案情的复杂程度通常持续一年甚至数年。由于诉讼参与方有义务向对方提交所有相关的证据，双方会进行大量的互相取证的过程，因此耗费诸多时间和费用，因此在实际中，双方会倾向于以和解的方式终结诉讼。此外，由于双方进行充分的证据交换，双方需要在日常研发和经营中极其谨慎以防止留下对诉讼不利的证据。在该环节中，双方须搜集有利于自己的证据，并了解对方的立场和掌握的证据。在该过程中不得隐匿证据，若故意隐匿而被发现，则会有严重的惩罚或承认对方动议。通常来说该程序包含如下几种主要内容：

1）书面质询（Interrogatory）：各自列出问题请对方书面回答，如涉诉产品销售数据、涉案专利研发过程、专利申请过程、专利申请文件修改。收到质询的一方必须在收到质询后的 30 天内书面答复质询内容。

2）文件请求（Document request）：要求对方提供文件材料与物品，包括产品销售广告、会计报表、合同、出货报关单及发票、专利研发资料、设计图、申请档案等供复印及察看样品等。被请求方必须在 30 天内做出书面回应，说明其是否提供请求信息或因请求过于宽泛而予以拒绝。

3）承认请求（Request for admission）：如承认收到警告函(故意侵权),专利申请过程中针对现有技术进行过修改。回应方必须承认或否认各项陈述的真实性，或说明其缺乏充分的证据或知识来承认或否认该陈述。

4）讯问证人（Deposition）：以口头讯问的方式取得对方的宣誓证言。

此外，在该程序中，应注意以下事项。

1）原告的具体的损失证据可以推迟提交：由于专利侵权的损失证据和数据多数存在被告的手中，因此在该阶段可以仅提交损失的类型（甚至不需要提供大致计算的损失）。

2）对对方的质询限制为 25 次，此外，由于专利案件经常涉及多个共同原告和被告，因此法院通常限制双方的质询次数，而不是每个原告或被告都有 25 次质询的机会。

3）对录取证词限制为 10 份，每份录像时限为 7 小时。录取证词是律师对证人提问，由书记员和/或录像记录的文件。

（六）马克曼听证

马克曼听证32 即权利要求解释听证（ Claimconstruction），在该环节主要内容是法官明确权利要求中关键词语的范围。权利要求是专利申请文件通过文字限定的法律范围。通常，权利要求是由精练的关键词语及句子构成，因此其中的关键词的确切意义在侵权问题上至关重要。在审理中，双方会争论关键词的意义，法官需要解决争议，因此需要界定权利要求中关键词和整体的准确含义，即“权利要求解释”。法官通常在调查取证阶段进行马克曼听证，但也有可能在调查结束后，甚至庭审开始后进行该过程。

该环节具体的开启及持续的时间会因案件的复杂程度和诉讼双方的配合程度决定，双方也可以就具体的开启时间与法官进行协商。此外，由于该环节双方能够较为确定的知晓具体的侵权情况，在该环节中采取和解的方式结案的比例进一步提高。

（七）审前动议

动议贯穿在专利诉讼的整个流程中，特别是在开庭前，双方会提交相对较多的动议，在这些动议中，排除专家证词动议（Daubert Motion）和防止偏见动议（Motions in limine）是两种重要的动议。

1）排除专家证词动议（Daubert Motion）：是指一方提出动议，以排除对方的专家的证词，该规则由最高院在Daubert 案件中确定。

其具体的评价标准是：①专家的技术或理论是否可以或已经经过检验；②该技术或理论是否公开或经过同行评审；③应用技术或理论时已知或潜在的错误率；④是否存在有维护的标准或控制措施；⑤该技术或理论是否被科学界广泛接受。

2）防止偏见动议（Motions in limine）：该动议为法院提供了建立程序和实质性限制的机会，从而简化证据、缩短审判时间并减少陪审团的混乱。虽然在某种程度上具有实质性，但这些动议很大程度上涉及程序要求和专家证词的证据基础。

该类动议涉及的内容比较广泛，例如：

禁止将被指控产品与专利持有人销售的实施产品进行比较的动议（出于担忧陪审团会将焦点集中在专利持有人的产品上，而非争议的发明上）；

禁止未披露的先前技术的动议；

禁止基于证据不足提出索赔或辩护的动议；

禁止专家在其报告中未指明的问题上作证的动议；

禁止提及美国商标专利局的相关诉讼程序的动议；

禁止在提及非实施实体时使用“专利流氓”或其他贬义术语的动议。

（八）审判

双方当事人可以选择由法官审判该案，但近些年几乎均选择由陪审团进行审判。

1）陪审团遴选：

与任何其他民事案件一样，专利陪审团审判由 6-12 名陪审员组成。由于专利审判相对复杂，耗时较长，组成一个由 12 名成员组成的陪审团难度较大。尽管如此，法官通常会安排至少 6 名以上的陪审员，以确保在一名或两名陪审员无法在审判期间任职时可以作出判决。在遴选陪审团（voir dire process）的过程中，与其他民事诉讼基本相同，双方可以剔除陪审员，当然无理由的剔除陪审员的次数受限。

2）审判顺序：

首先，由承担举证责任原告先陈述案情。即使在专利案件中，举证责任双方分担的情况较为常见，如原告承担侵权责任，被告承担无效责任，也依旧由原告首先陈述案情。如果没有把损害赔偿部分拆分为单独的审判，原告（专利权人）也需提出其损害赔偿的内容。被告对侵权证据做出回应，提出其无效证据，并对损害赔偿证据作出回应。然后，原告对被告的陈述提出反驳，并对无效证据及质疑做出回应。然后，被告有机会反驳原告对无效证据及质疑做出的回应。

3）审理程序中的依法判决：

双方当事人在审判过程中可以协商将某些争议交由法官决定，以提升审判效率，其他必须由陪审团判决的事项交由陪审团裁决。此外，当法官认为法律上没有充足的理由支持当事人的论点，同时对方当事人提出依法判决的请求，法官可以判决胜诉；若法官否决了依法判决的请求，则依照常规方式继续审理。

4）审后动议（Post-trial motion）：

陪审团庭审结束后通常伴随着一系列审后动议。如果发现侵权，原告（专利权人）几乎总是寻求永久禁令。在故意侵权的情况下，专利权人也通常也会要求增加损害赔偿。由于专利法规授权在特殊情况下支付律师费，因此审判后动议通常会要求律师费。此外，当事人可能会提出法律判决动议，就责任问题提出新的审判动议，或两者兼而有之。若当事人的动议被支持，则法院会依法作出新的判决，或作出重审的决定。

（九）简易判决

诉讼开始后，若原告或被告认为在重要的事实上不存在争议，则可以请求法官依法以简易判决方式结案。简易判决需在搜证程序结束 30 天以内提出。该种方式能够节省大量的时间和诉讼成本，但实际上通过该种方式结案的可能性较小，由于双方证据特别充分的情况较少，同时该判决一旦做出，意味着诉讼程序结束，因此法官较为慎重采用此程序。