背景
大众公司拥有著名的“Bulli”（官方名称“VW T1”）的三维德国商标号30627911。
该商标于2006年注册，涵盖第12类的“机动车辆”和第28类的“模型车”等。Bulli首次销售于1950年，至今仍在街头（至少在德国）可见。
被告制造并销售高价模型车，特别是面向收藏家和广告客户。它曾与大众公司有许可协议，并销售如下模型车：
他们的包装上显示了以下声明，直到2012年底被告终止了许可协议：
被告继续在未获得许可且未附上述声明的情况下，销售包括以下模型车在内的产品。
大众以商标侵权为由起诉被告。被告要求大众提供其三维商标使用的证据。汉堡地方法院驳回了该诉讼。
汉堡高等地区法院支持了大众的诉求。法院认为，被告的模型会造成混淆的可能性，并且会不正当地利用大众的三维商标在“机动车辆”类别中的优势。被告向德国最高法院提起上诉。
德国最高法院的裁决
德国最高法院撤销了判决，并将案件发回汉堡高等地区法院重新审理。
真实使用
德国最高法院对下级法院关于大众已证明其三维商标在“机动车辆”和“模型车”类别中的真实使用的认定提出了异议。
法院没有解决以下问题：根据德国实施的《商标指令》第17条，证明使用的相关期间是指在提起诉讼前的五年还是在将诉讼书送达被告前的五年。两个日期相距甚近，覆盖了2011年3/4月至2016年3/4
法官反对下级法院认定Bulli的形状被用作商标。为了确立真实使用，有必要使相关公众将该形状视为商业来源的标志。当商标与商品形状相同，这就成了一个问题。只有在相关消费者将形状不仅仅看作商品的形状，还看作是来源标志时，才能证明真实使用。
根据既定的判例法，消费者通常将商品的形状视为功能性或美学上的，而不是商业来源的标志。即使是一种独特的形状，也更可能被归因于产品的功能或美学吸引力，而不是表明商业来源的意图。当一个由商品形状构成的三维商标与文字或图形商标结合时，必须评估该形状是否本身构成了来源标志。
就“机动车辆”的真实使用而言，大众已不再销售原始的Bulli车型，而仅销售备件。在欧盟法院（CJEU）关于法拉利的判决（案件C-720/18和C-721/18）的背景下，下级法院认为对产品的备件使用可以构成对该产品本身的使用。德国最高法院认为，这仅适用于该商标确实已被用于备件。下级法院的判决未作出大众已对备件使用涉及的三维商标的认定。
关于“模型车”，法院发现下级法院的决定未充分解释为何大众或其许可方销售的模型车的形状会被视为商业来源的指示。仅仅形状的相同使用不足以确立相关公众对此种认知，尤其是因为包装中包含了进一步的指示，包括大众标志、“Premium ClassiXXs”、“VW T1 Bus”和“Officially licensed by Volkswagen”。
基于这些理由，德国最高法院撤销了汉堡高等地区法院的判决，并将案件发回重新审理。
新判决的指导
法官为下级法院的新判决提供了指导：
1、如果下级法院再次得出结论认为大众已确立了真实使用，它必须考虑到争议商品并非面向普通公众，而是面向收藏家和广告客户。被告的高价商品不能等同于面向普通公众的商品。因此，大众进行的旨在展示混淆的调查在判定上不能被视为决定性。
2、关于混淆可能性，汉堡高等地区法院将需要确定被告在包装上用于模型车的商标是否因德国汽车模型制造商长期销售真实复制品的传统而显得重要。这一传统可能导致被告的商标获得了声誉，这种声誉独立于大众的商标声誉。在这方面，专业公众对被告商标的关注程度可能比普通公众对玩具或商品化产品的关注更为重要。
3、关于基于具有声誉的商标的索赔，德国最高法院引用其案例法，根据这些法例，被告因利用原告知名的文字或图形商标可能有正当理由。复制真实汽车作为模型需要应用实际车辆上使用的商标。如果商标未被用于超出仅作为原始车辆表现的宣传方式，则这种做法是无可非议的并构成正当理由。
4、法院发现上述原则同样适用于三维商标，并且符合欧盟法院的判例法，特别是与L'Oréal and Others案件（案件C-487/07）一致。被告使用大众的商标并未构成欧盟法院在L'Oréal and Others案件中提到的“搭便车”或“寄生行为”（例如在第41段）。一个真实汽车的模型需要复制原制造商的商标，否则它就不会是一款模型车。此外，被告并未进入并与大众在原车市场竞争，而是处于一个独立的市场上。在模型车市场上，模型车制造商的声誉也可能起到重要作用。
评论：
这一判决表明，不仅难以获得非传统商标的注册，其真实使用和执行也面临着各自的挑战。关键在于判断这一标志是否实际被视为商业来源的指示，而不仅仅是产品的装饰或功能元素。
