最近,很多合作伙伴收到客户咨询:“如何在海外把竞争对手已经授权的美国专利无效掉?”
今天我们会简单介绍一下美国外观无效的三种程序和它们的区别。
一、单方复审EPR
任何人在专利保护期内的任何时间都可以针对美国专利提出单方复审的请求。
该请求必须以书面形式提出,请求中必须要引用已经获得专利或者已经印刷出版的现有技术(Prior Art),并说明现有技术和所针对专利的每项权利要求之间的关系。美国专利局会根据请求来确定准立是否存“实质性的可专利性(patentability)的问题”。如果美国专利局判定有,该专利将接受重新审查。
单方复审EPR的特点
单方复审EPR和后面将要提到的多方复审IPR和授权后审查PGR最大的不同是:
1)可匿名提交
2)复审程序是单方面的——这意味着专利局在做出复审的决定之后,仅与原专利权利人沟通,单方复审申请人不会有机会参与到其中,也无法基于发明人的反驳再次提供新的辩护。
3)单方复审的官费是最低的(微实体1,500美元起)。
二、多方复审IPR和授权后审查PGR
多方复审IPR和授权后审查PGR都是一种“审判(Trial)程序”,需向专利审判和上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board,PTAB)提出。这两种程序的本质都是质疑专利授权的有效性,并且不能匿名提交。
请求中必须要引用已经获得专利或者已经印刷出版的现有技术(Prior Art)。专利所有人可以对请求提交初步答复。
如果申请人可能至少成功挑战一份权利要求,专利局会启动多方复审IPR或者授权后审查PGR程序。委员会一般在 1 年内做出最终决定(如果有充分的理由,可以延长至 18 个月),如果对结果不满,可向由联邦巡回法院上诉。
多方复审IPR和授权后审查PGR的费用
多方复审IPR和授权后审查PGR的区别
【无效的理由】
申请人只能以新颖性(novelty)或显而易见性(obviousness)为由提出多方复审IPR的请求。
而授予后审查PGR的申请理由更加多样,包括新颖性、显而易见性、法定主体(statutory subject matter)、书面描述(writtendescription)、启用(enablement)等。
【时效】
授予后审查PGR可在专利授予后的九个月内提出,而多方复审要等到专利授权9个月后或者PGR程序结束(如果有)之后提出。另外还要注意的是如果收到了侵权投诉,那么被投诉人必须在一年内提交多方复审IPR。
【针对的专利类型】
授权后审查PGR针对的范围较小,必须是2013年3月15后申请的专利(亦称AIA专利);多方复审则可针对所有的专利类型。
【复审的启动的标准】
关于什么时候会启动复审程序上,美国专利商标局用词是这样的。
A post grantreview may be instituted upon a showing that, it is more likely than not that at least one claim challenged is unpatentable.
当“至少一条被挑战的权利请求不可专利”成立的可能性大于不成立时,当局会启动PGR;
An interpartes review may be instituted upon a showing that there is a reasonablelikelihood that the petitioner would prevail with respect to at least oneclaim challenged.
当“至少一条被挑战的权利请求不可专利”成立有合理的可能性时,当局会启动IPR;
普遍认为IPR启动的概率要偏高——在USPTO的官方数据上也可以看出,93%的复审程序均为IPR。
数据来源:USPTO