关于OEM商标是否侵权

曾经历和困惑于此问题，翻看经济法（cpa的一门）、知识产权案例以及海关近年来关于此类侵权事项的判罚，简要解释下或许能作为新人的参考。 1.要有法律和知识产权意识，有贴牌订单，可以先去商标网上查核并弄清分类，尤其注意是否为同行所有。 2.工厂尽可能让客户正本的授权书及商标权证书（最好签章），毕竟扫描或传真等有失真的可能性。 3.工厂在与方（外商或国内贸易商等）签订合同时，务必在合同中强调工厂（如按样、按图纸）等属性，如有设计、商标、包装等侵权事宜，一律由方直接或追溯承担。 还是举例让新人自己思考吧。《慈溪yos公司与宁波br公司商标侵权纠纷一案》 来源说明：以下文字均引自浙江高院知识产权庭，仅供参考，对此不承担任何法律责任。浙江省高级人民法院民事判决书 （2005）浙民三终字第284号 上诉人（原审被告）慈溪yos公司，住所地****号。 被上诉人（原审原告）宁波br公司，住所地***号。 上诉人慈溪yos公司（以下简称yos公司）因商标侵权纠纷一案，不服浙江省宁波市中级人民法院（2005）甬民二初字第232号民事判决，向本院提起上诉。 本院于2005年11月24日立案受理后，依法组成合议庭，并于2005年12月13日公庭进行了审理，上诉人yos公司的委托人**，被上诉人宁波br公司（以下简称br公司）的委托人**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定： 一、宁波市***设备进出口公司发区分公司在国家商标局申请了"b&i”商标，商标号为第8**34号，核定使用商品第7类：机器传动用联轴节、传动带及其它机器零部件，轴承（机器零件），商标有效期限自1996年10月21日至2006年10月20日。1999年3月28日，经国家商标局核准，该商标给宁波ly公司（以下简称ly公司）。2001年8月14日，ly公司又将该商标给了br公司所有。 二、2005年6月15日，yos公司与美国***公司（以下简称美国公司）和美国公司的国内商无锡***公司（以下简称无锡公司）签订定牌出口合同一份，约定：鉴于美国公司在美国拥有合法的"b&i”商标，现委托yos公司定牌生产"b&i”品牌轴承并直接出口美国，同时美国公司确认无锡公司系其定牌生产的具体人，相关生产事宜yos公司可直接同其。合同还约定了轴承的型号、数量、单价等，具体包括：型号为608 zrs的轴承50000件，单价0.8元；型号为6202 2rs的轴承5000件，单价1.6元；型号为6004 2rs的轴承5000件，单价1.9元，总货值57500元。合同另约定，交货地点为美国公司指定的上海出口货物仓库，由美国公司向yos公司相关商标标识及小包装，若需在轴承上打印"b&i”商标，则由yos公司根据美国公司样品等。 该合同在实际履行过程中，经br公司举报，被慈溪市工商行政管理局查扣（尚未作出行政处罚）。除上述合同之外，无锡公司另于2005年7月20日向yos公司支付各类产品货款340000元，其中包括yos公司为美国公司定牌生产"b&i”牌轴承的相关货款128500元和8750元。 三、美国公司于1997年7月7日在美国专利及商标局申请了“b&i”商标，获得核准，商标号为：2，195，304，核定使用产品为：国际第七种类的用在玩具，设备及机器上的滚珠轴承。 原审法院审理后认为，br公司、yos公司对yos公司为美国公司定牌生产"b&i”牌轴承，以及yos公司在轴承密封圈和包装上使用与br公司商标相同的"b&i”商标的事实均无异议，主要争议的是yos公司的定牌生产行为是否构成对br公司商标权的侵害问题。yos公司认为，其在接受美国公司定单前已审核了美国公司在美国的商标权利情况，且定单项下的所有产品均出口到美国，从未在中国市场销，故不会使相关消费者对br公司、yos公司的产品造成混淆，即不构成对br公司商标权的侵害。 原审法院认为，商标地域性是商标权的基本特征之一，br公司的"b&i”商标于1996年10月21日在我国核准以后，其商标专用权即在我国境内受到法律保护。yos公司作为境内企业，在接受美国公司定牌业务时，虽已审查了美国公司在美国的商标情况，但因yos公司的行为地和交货地均在我国境内，故仍应遵守我国商标法的相关规定，对br公司商标尽到合理的注意义务。现yos公司未经br公司许可，在其的轴承产品和小包装上使用与br公司商标相同的"b&i”商标，构成对br公司商标专用权的侵害，依法应承担相应的民事责任。br公司要求yos公司停止侵权的诉请应予以支持。 考虑到yos公司的行为为定牌，并已审核了美国公司的美国商标情况，其侵权的主观恶意相对较轻，br公司也未有证据证明yos公司有在境内销的情况，故br公司要求登报道歉的请求不能予以支持；因br公司未充足的证据证明yos公司因侵权而获得的利益或其因侵权而受到的损失，故对br公司诉请的赔偿数额，原审法院综合上述因素，并结合yos公司侵权的持续时间、数量、利润等因素，酌情予以判定。yos公司辩解缺乏法律依据，不能予以采纳。 综上，原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（一）、（七）项、《中华人民共和国商标法》（第二次修正）第五十二条第（一）项、第五十六条第二款、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一、二款之规定，于2005年10月17日作出如下判决： 一、yos公司立即停止对br公司商标专用权（商标号为第8**34号）的侵害； 二、yos公司于本判决生效后十五日内赔偿br公司经济损失10万元；逾期不履行，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条执行； 三、驳回br公司其他诉讼请求。案件受理费15010元，由br公司负担5010元，yos公司负担10000元。 宣判后，yos公司不服，向本院提起上诉称： 一、原判认定定牌出口行为构成侵权，显属适用法律错误。商标的作用在于区别商品或服务的来源，因此判断侵权也应以是否造成相关公众的混淆、误认为基准。上诉人接受国外客户的委托进行定牌生产并出口的行为，并不会使相关公众对商品来源产生混淆和误认，故不应认定为侵权行为。 二、退一步讲，即使上诉人的定牌出口行为构成商标侵权，但其并未给被上诉人造成任何损失，故不应判令上诉人赔偿被上诉人经济损失。 三、由于商标评审委员会已经受理了本案所涉国外客户提交的撤销br公司"b&i”的申请，那么本案应中止诉讼。 四、原判确定的诉讼费分担不当。 综上，请求二审法院中止本案审理，或依法撤销原判，改判驳回被上诉人br公司的诉讼请求。 被上诉人br公司答辩称：商标的专用权，以核准的商标和核准使用的商品为限。只要在中国境内的相同或类似商品上使用商标，即构成商标侵权，而不存在上诉人认为的市场划分问题。 上诉人的定牌行为已侵犯了被上诉人的商标权，理应承担侵权责任。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。 二审庭审中，上诉人yos公司了国家工商行政管理总局商标评审委员会2005年9月19日作出的商标争议申请受理通知书等材料，欲证明因为r.b.国际公司向商标评审委员会申请撤销"b&i”商标，故本案应中止诉讼。被上诉人br公司质证认为，由于上述证据材料系复印件，故对其真实性予以否定；同时，即使真实，由于撤销申请系案外人提出，因此与本案也没有关联。 本院经审查后认为，由于yos公司的上述证据材料仅有复印件，而没有原件与之相核对，故其真实性不能确定，本院不予采纳，yos公司主张本案应中止诉讼的上诉理由不能成立，本院不予支持。 对原判认定的事实，各方当事人也无争议，本院予以确认。根据yos公司的上诉理由及被上诉人br公司的答辩情况，本案争议焦点在于yos公司接受美国公司委托定牌生产"b&i”牌轴承的行为，是否构成对br公司"b&i”商标专用权的侵犯。 本院认为，一、根据《中华人民共和国商标法》第五十一条的规定，商标的专用权以核准的商标和核定使用的商品为限。本案中，由于"b&i”商标已于1996年10月21日经国家商标局核准，核定使用商品为范围第七类，包括机器传动用联轴节、传动带及其他机器零部件、轴承（机器零件）等，而br公司通过受让于2001年8月14日取得该商标的所有权后，br公司对"b&i”商标在第七类商品范围内享有的商标专用权在我国境内依法受到法律保护。 二、判断yos公司的行为是否构成商标侵权，应当以我国商标法以及最高人民法院相关司法解释的规定为依据。根据《中华人民共和国商标法》第五十二条以及《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条的规定，除非属于正当使用，只要未经商标人许可，在同一种商品或类似商品上使用与商标相同或者近似商标，即属于侵犯商标专用权的行为。 另外，根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条的规定，商标法第五十二条第（一）项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与商标相比较，二者在视觉上基本无差别；