美国作为超级大国,不仅经济实力强大,对知识产权的保护制度也更加完善,美国积极参与国际知识产权的保护,与其他国家签订了大量的双边和多边协议,以促进知识产权在全球范围内的保护和合作。与此同时,企业在美国申请专利无效风险也更大,其中最常见的质疑就是101问题和112问题。
在之前的文章中,小微已经给大家介绍过101问题及其防范措施,而112问题主要有六个方面,但是基于112(a)和112(b)的质疑最为常见,今天小微就简单总结一下112(a)和112(b)问题,希望可以帮助大家成功防范风险。
112(a)问题
112(a)是对说明书的一些规定。主要包括三方面的要求:
1.书面描述(written description)
充分的书面描述,使同行能认识到发明人在递交专利申请之前已掌握该项发明,而不是在发明技术尚未成熟时,为了抢占申请日就基于假设或者理论推测提交的申请。
2.能够实现(enablement)
充分足够的描述能让同行通过专利披露操作执行此发明。能够实现的判断标准是指无须经过过度实验,技术人员是否能够实现权利要求所覆盖的技术方案。
3.最佳实施方式(best mode)
如果专利说明书中没有足够的描述,或者描述过窄不能支持权利要求的范围,专利申请也会遭到拒绝,申请人不能隐瞒最佳的实施该发明的方式。
基于112(a)提出的质疑主要是由于审查员认为权利要求的内容无法得到说明书的支持,或者审查员认为权利要求的内容无法根据说明书中提供的信息实现。
112(b)问题
112(b)是对权利要求的一些规定:
专利的权利要求是专利的最重要的组成部分,就好比不动产的地界一样,它定义了专利所保护的知识产权的界限。权利要求不是用来介绍所做出的发明创造是如何工作,如何使用的,他的主要功能是界定专利保护的范围,因此,对专利权利要求中的每一个字,必须字斟句酌,严格考虑,每个字词结合专利说明书必须具有明确的意思。
如果一项专利权利要求不能严格定义所要保护的界限,该权利要求就会被审查员拒绝,原因是权利要求的语言具有不确定性。
基于112(b)提出质疑的原因有很多,权利要求书中指代不明确、翻译不够精确、撰写阶段的疏忽,例如一些拼写错误,上下标错误等等,审查员都可能提出质疑。
防范措施
申请人虽然可以在审查过程中对审查员基于112问题的质疑做出回复,但是这往往需要耗费更多的时间、精力和财力,同时,有些问题也无法通过答复来克服,最终导致专利驳回。
与101问题的防范措施一样,对于112问题,也应该在递交申请前的撰写阶段主动对权要和说明书进行不断调整补充,结合112法条内容,保证撰写文件的高质量。
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